El Desarrollo Histórico y la Protección del Secreto Empresarial: Una Visión Integral

La importancia de la información secreta en el ámbito empresarial es innegable, siendo una pieza clave para el éxito competitivo. Esta noción, que sitúa la información empresarial como una herramienta esencial en la lucha competitiva, no es una mera intuición, sino que ha sido confirmada empíricamente por diversos estudios.

Por ejemplo, el estudio realizado por Cohen, Nelson y Walsh en el año 2000, sobre una muestra de 1478 empresas industriales, reveló que los secretos empresariales se ubicaban en el primer o segundo puesto en importancia para la innovación de productos en 24 de los 33 sectores de industria encuestados. Además, fue, junto con el “lead time”, el mecanismo de protección más efectivo para innovaciones de productos y procedimientos.

De manera similar, un estudio de la Oficina del Censo de EE. UU. (Census Bureau) sobre la importancia de la propiedad intelectual en sentido amplio en las empresas estadounidenses, indicó que los secretos empresariales son, con diferencia (junto con las marcas), la forma de protección a la que con mayor frecuencia acuden las empresas, incluso por encima de las patentes. Esto se debe a que la protección de los secretos empresariales es un instrumento necesario para incentivar la investigación y creación de información socialmente valiosa relativa a la empresa, tal como reconoce la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (Considerandos 1 y 2).

Paralelamente, su amparo reduce costos sociales innecesarios (generados por el juego precaución/adquisición) permitiendo que el titular concentre sus recursos en investigar y crear ulterior información. El régimen jurídico de protección del secreto empresarial también promueve la puesta en circulación de la información y, con ello, su explotación económicamente eficiente, reduciendo la aversión del titular a compartirla con otros sujetos, asegurando así que se maximice su utilidad.

La Definición del Secreto Empresarial y sus Requisitos

El problema, sin embargo, radica en que el secreto empresarial “es uno de los conceptos más elusivos” y, por ese motivo, más difíciles de concretar. Esto a pesar de que el artículo 39.2 del ADPIC (precepto que nuestros tribunales aplican directamente para colmar la ausencia de una noción de secreto en nuestros textos legales - v. entre las últimas, SSAP Barcelona 18.03.2015, 31.03.2015, SAP Madrid 24.06.2015- y que la propuesta de Directiva acoge) lo define vagamente a través de una combinación de requisitos que pueden resumirse así:

1. El objeto a proteger debe ser información y, más precisamente: información empresarial.
2. Esa información debe tener carácter secreto, es decir, según el ADPIC, que no sea generalmente conocido y sea de difícil acceso.
3. Esa información secreta debe tener valor comercial -rectius valor competitivo- o, lo que es lo mismo, que confiera una ventaja en el mercado a quien lo posea.

Para estar en condiciones de delimitar la noción de secreto con mayor precisión, es preciso esclarecer a grandes rasgos el concreto significado de estos requisitos.

Información Empresarial

Bajo el primer aspecto, conviene tener en cuenta, de un lado, que las habilidades y cualidades subjetivas e intrínsecas de un sujeto (por ejemplo, la capacidad para realizar una determinada actividad, la habilidad manual, la pericia profesional), en la medida en que no puedan formalizarse y, por ello, resulten intransmisibles, no merecen estrictamente la condición de información y, en consecuencia, no pueden ser objeto de un secreto empresarial (v. SAP Girona 19-XII-2000). De otro lado, el secreto consiste precisamente en ese elemento inmaterial (la información) y no en el soporte corpóreo (cintas, discos, disquetes, dibujos, fotografías, etc.), que, en su caso, lo contiene, por lo que para que resulte protegido es irrelevante que se recoja o no de forma tangible.

Cualquier información relativa a alguna de las esferas de la empresa es susceptible de merecer la condición de secreto empresarial. Esto incluye tanto informaciones relacionadas con la esfera técnico-productiva de una empresa (por ejemplo, fórmulas como el desarrollo y composición de tintas: SAP Castellón de la Plana 9.05.2014; procesos o métodos de fabricación como la técnica que permite reparar las fisuras de las presas: SAP Madrid 5.05.2014; diseños como SAP Barcelona 10.04.2014; información relativa a la optimización, organización o mantenimiento de un producto, de un proceso o de una planta industrial; los propios productos, así como las especificaciones necesarias para fabricarlos, como el software: SAP Barcelona 10.04.2014; resultados de investigaciones o análisis, etc.) como informaciones concernientes a la esfera comercial, organizativa, financiera (v. Madrid 23-III-2012) o de cualquier naturaleza relacionada con la empresa (por ejemplo, operaciones, estrategias y planes empresariales, de marketing: v. ad ex. SAP Barcelona 13-VII-2005; o de desarrollo de nuevos productos, información relativa a clientes y proveedores y, particularmente, sus identidades, hábitos de compra, direcciones, precios aplicados: v. ad ex. SSAP Barcelona 4.02.2016, 25.06.2013, Barcelona 19.12.2012; informaciones relativas a técnicas o formas de organización de la actividad empresarial: v. por todas. STS 21-X-2005; los costes de producción y su cálculo: v. ad ex. SAP Barcelona 26-X-2005; las fuentes de financiación, estudios o estrategias de mercado; métodos de negocio, plan y estrategia de adquisición de ciertas empresas).

Carácter Secreto

El segundo de los requisitos exigidos a una determinada información para que pueda constituir un secreto empresarial es, naturalmente, y como se sigue del tenor del artículo 39.2 del ADPIC, que tenga carácter secreto o, desde la perspectiva opuesta, que no esté en el dominio público. Con todo, la apreciación de este aspecto, es decir, cuándo una concreta información debe entenderse secreta, no es una cuestión tan evidente como a primera vista pudiera parecer.

El artículo 39.2 del ADPIC proporciona dos criterios a estos efectos: de un lado, que la información no sea generalmente conocida y, de otro, que no sea de fácil acceso para los terceros interesados. A nuestro juicio, tan solo este último criterio resulta adecuado para determinar la condición secreta de una información, puesto que la primera regla (la que exige que la información no sea generalmente conocida) tiene dos gravísimos inconvenientes: su indeterminación y que hace reposar el carácter secreto de un conocimiento atendiendo a un juicio numérico que no resulta nada fácil sostener.

Por todo ello, parece necesario reinterpretar esa primera regla del artículo 39.2 del ADPIC a la luz de la segunda y, así, concluir que una concreta información será secreta cuando sea de difícil acceso (v. por todas, STS 21.10.2005 (RJ 2005\8274), SSAP Barcelona 18.03.2015, Castellón de la Plana 9.05.2014) y, más precisamente, cuando el círculo de interesados (actuales o potenciales) no pueda acceder a ella por medios lícitos sin invertir una cantidad significativa de recursos en términos de tiempo, esfuerzo o coste (v. SAP Barcelona 25.06.2013, que consideró que la información relativa a proveedores y clientes no era fácilmente accesible, pues solo 4 personas tenían acceso a ella).

Desde la óptica inversa, una información es fácilmente accesible y, por tanto, carece de carácter secreto, por ejemplo, cuando ha sido publicada en un medio de fácil acceso (v. ad ex. SSAP Barcelona 14-I-2003, Vitoria 29.09.2006. V. no obstante SAP Zaragoza 17.12.2014); cuando se trata de una información común y ya antigua en las empresas especializadas del sector (v. SAP Madrid 5.05.2014); cuando fue facilitada sin restricciones o indiscriminadamente a otros sujetos (v. SAP Alicante 5.07.2013); cuando puede obtenerse mediante el examen de los objetos o productos puestos en circulación que la contienen.

Valor Comercial

La tercera exigencia a la que alude el artículo 39 del ADPIC al referirse a las condiciones que deben darse cita en una información para que pueda constituir un secreto empresarial es que tenga «valor comercial». Ahora bien, a nuestro modo de ver, la necesidad de que la información sea secreta y, además, que deba poseer un valor competitivo en el mercado no son realmente exigencias autónomas donde este valor competitivo opere como una especie de plus que la información deba tener, además de su condición de secreta y a modo de específica exigencia cualitativa, para que pueda merecer la condición de secreto empresarial.

Por el contrario, bien entendido, el carácter secreto es presupuesto de ese valor competitivo y este, por tanto, consecuencia de aquel carácter secreto (v. tímidamente SAP Alicante 5.07.2013). Expresado en otros términos, la ventaja que ese tipo de información procura a su titular proviene exclusivamente del hecho de que sea secreta y, por tanto, y aquí reside su valor, que otros sujetos no pueden acceder fácilmente a ella por medios lícitos.

La Ley de Secretos Empresariales en España (Ley 1/2019)

Los secretos empresariales en España se regulan en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. La entrada en vigor de esta nueva Ley ha comportado cambios significativos tanto en el día a día de las empresas como en la práctica de los juzgados y tribunales que gestionan este tipo de litigios.

La nueva Ley de Secretos Empresariales es relevante no solo porque protege el know-how de la empresa sino porque supone un antes y un después en esta materia. La mejora de las medidas de protección implica que las empresas vayan más confiadas a los tribunales porque ha aumentado su efectividad para preservar los secretos.

La definición que da la LSE es muy amplia; considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero. Para definir en negativo su ámbito tuitivo, la LSE incorpora a renglón seguido un listado de información o conocimientos expresamente excluidos de protección.

No obstante, la protección que dispensa la LSE solo se activará cuando pueda acreditarse que el empresario ha adoptado medidas concretas para reforzar la seguridad de la información o conocimientos que pretendan protegerse mediante secreto empresarial. Ello supone que las empresas han de contar con unas pautas dirigidas al mantenimiento de esta información en secreto.

Actuaciones Ilícitas y Medidas de Protección

Según el Art. 3 de la Ley de Secretos Empresariales (LSE), se consideran ilícitas la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular. A continuación, la Ley distingue entre la obtención lícita (Art. 3.2 de la LSE) y la ilícita. Es imprescindible analizar no solo las conductas de infracción directa (obtención, utilización o revelación) sino, además, la de infracción indirecta (producción, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenamiento con tales fines de mercancías infractoras).

La Ley también comenta la jurisprudencia sobre ingeniería inversa (la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto sin obligación de confidencialidad) y el uso de las data room, salas de datos utilizados en el protocolo de juzgados mercantiles de Barcelona.

Para que una información pueda ostentar la calificación de secreto empresarial no es suficiente con que sea secreta, pues de acuerdo con el artículo 39 del ADPIC, también es preciso que su titular haya adoptado medidas que, según las circunstancias del caso, sean razonables para conservar su naturaleza reservada. De ahí que los tribunales hayan rechazado en múltiples ocasiones la existencia de un secreto empresarial cuando el actor no ha acreditado que ha adoptado medidas para preservar el carácter secreto de la información alegada como secreto (v. ad ex. entre las últimas, SSAP Barcelona 10.04.2014, Madrid 21.03.2014, Madrid 17.02.2014, Ciudad Real 26.09.2012 y entre las del TS).

Existen dos esferas de protección del secreto, y las medidas requeridas para conservarlo en cada una han de ser diferentes. En particular, las medidas establecidas por el titular en la primera esfera serán razonables cuando el titular limite el acceso a la información a quienes precisan conocerla (trabajadores, asociados, consejeros, directivos, etc.) y les haya impuesto el deber de no divulgarla y no utilizarla para un fin distinto de aquel para el que se les comunicó, salvo que sobre ellos ya pese una obligación legal o convencional de mantener reservada esa información. Además, junto a lo anterior, también es preciso por lo general que les haya advertido acerca de la naturaleza reservada de la concreta información que desea mantener oculta (v. STS 4-I-2012) y que adopte algunas cautelas adicionales cuando cese la relación.

Por lo que a la segunda esfera de protección se refiere, el cumplimiento de ese requisito no exige que el titular del secreto establezca toda medida posible, ni que estas guarden una proporción con el valor que tiene la información, ni en fin, que se adopten medidas heroicas o extraordinarias (v. no obstante, SSAP Barcelona 14.X.2010 y 16.05.2012). La razón última de ello es que la función esencial que desempeñan las medidas de protección en esta segunda esfera no estriba tanto en impedir que los terceros logren acceder a la información, cuanto en...

Acciones Judiciales y Prescripción

Las acciones judiciales para la defensa de los secretos empresariales tienen carácter civil y se enumeran en el artículo 9 de la Ley. Estas pueden incluir la posibilidad de establecer una indemnización coercitiva a favor del demandante, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. En cuanto a la prescripción, las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Finalmente, la Ley también prevé la posibilidad de solicitar, y que se acuerden, medidas cautelares que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga.

Ejemplos Notables de Secretos Empresariales

La historia está llena de ejemplos de secretos empresariales que han conferido una ventaja competitiva significativa a sus poseedores:

• La fórmula de la Coca Cola (1886): Es quizás el secreto empresarial más preciado por sus competidores. La composición de la bebida se sigue manteniendo en secreto, si bien ha sufrido alteraciones frente a la fórmula original.
• El algoritmo de Google: Uno de los secretos mejor guardados. Su sistema actual no es el mismo que el original, puesto que se han introducido diversas modificaciones.
• El aceite multiusos WD-40 (1953): Otro de los secretos empresariales protegidos cuyo origen se remonta a 1953.
• Las votaciones de los Oscars: Solo una persona sabe cómo funciona todo el proceso de las votaciones. Los votos son contabilizados tanto manualmente como electrónicamente.
• Gillette: Un ejemplo clásico en la protección de sus innovaciones y procesos.
• Procter & Gamble vs Unilever: Un caso destacado de espionaje corporativo relacionado con secretos empresariales.

El secreto empresarial es relevante cuando el que tiene y usa el secreto obtiene una ventaja económica respecto al que no la tiene. Por ejemplo, dos fabricantes pueden vender pintura acrílica al público al precio de 40 soles el galón; sin embargo, el costo de producción de la empresa que posee el secreto es de ocho soles por cada galón mientras que el que no tiene el secreto invierte 25 soles para producir el mismo. Quien posee el secreto tiene un margen de ganancia mayor, en el ejemplo de la pintura este sería de 32 soles por galón vendido respecto a los 15 soles que ganaría el que no usa la información secreta.

Secreto Empresarial vs. Propiedad Intelectual: Ventajas y Desventajas

Es importante recordar que además de los secretos empresariales, también existen los derechos de autor, las patentes, las marcas o los diseños industriales. Sin embargo, todos ellos comportan una desventaja frente al secreto empresarial y es que tienen una duración limitada.

El secreto empresarial no es un derecho de propiedad intelectual, pues no confiere un derecho exclusivo declarado y publicado para el conocimiento general. Por su naturaleza, el secreto es algo no divulgado, que solo conocen los que lo poseen. Es por esta razón que las autoridades no pueden proteger directamente un secreto empresarial como propiedad intelectual.

Estas características que hacen único al secreto empresarial pueden generar dudas de aplicación a los empresarios interesados. Para aprovechar la opción del secreto empresarial es necesario analizar el tipo de información que la empresa busca proteger. No conviene proteger las invenciones o innovaciones de tipo industrial o técnico mediante el secreto empresarial cuando este pudiera ser fácilmente discernible en el producto terminado al ser examinado por terceras personas. Para estos casos, sería mejor utilizar una patente de invención que confiera un derecho exclusivo declarado y publicado para conocimiento general.

Desafíos y Recomendaciones para la Protección del Secreto Empresarial

Es importante que el empresario conozca los riesgos que el secreto empresarial implica. El primer problema que enfrenta este método es que el secreto llegue a divulgarse sin consentimiento. El segundo problema es el riesgo de que otra empresa descubra la misma tecnología por medio de su propio esfuerzo e investigación. Por esta razón, hay que realizar algunos cálculos antes de decidir si es preferible guardar una invención como secreto empresarial en vez de solicitar una patente.

En caso de que un empresario considere recurrir al secreto empresarial como opción, se recomienda estudiar la posibilidad de conservar el secreto de manera efectiva sin que termine por ser expuesto de manera ilícita. Para ello, es aconsejable responder a lo siguiente:

• ¿Es posible limitar el número de personas que accedan a la información?
• ¿Se puede vincular contractualmente a esas personas mediante pactos de confidencialidad?
• ¿Las personas que acuerden mantener el secreto no infringirán el pacto?
• ¿Es posible usar sistemas de protección efectivos que impidan el acceso a ciertas informaciones como fórmulas o listas de insumos?

La última pregunta surge debido a la relevancia que tiene la rapidez con que la competencia pueda acceder a la tecnología que se busca resguardar como secreto empresarial. A los empresarios podría no preocuparles que la competencia desarrolle la misma tecnología si ello ocurre 20 años más tarde porque para ese entonces ya habrían recuperado su inversión.

Respecto a las recomendaciones para utilizar el secreto empresarial, es muy importante que el personal de la empresa que posee secretos sepa que maneja información sensible que no debe ser divulgada. Así también, la empresa debe tener cláusulas claras y contratos de trabajo explícitos sobre sus políticas internas. Además, sería preferible que el círculo de personas que maneja el secreto sea lo más pequeño posible. "Es mejor que la información se guarde entre dos o tres personas."

El Secreto Empresarial en la Práctica Actual

La entrada en vigor de la nueva Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019) ha comportado cambios significativos tanto en el día a día de las empresas como en la práctica de los juzgados y tribunales que gestionan este tipo de litigios. En un webinar organizado por el despacho internacional de abogados Bird & Bird, expertos en Propiedad Intelectual e Industrial, así como en Competencia, resaltaron la necesidad de un enfoque transversal y un equipo multidisciplinar para la gestión de los secretos empresariales. Destacaron que es fundamental una buena estructura y cultura interna dentro de la compañía, así como una implicación de legal, dirección y del equipo de tecnología y RR.HH.

Los socios José Miguel Lissén y Antonio Cueto presentaron un enfoque técnico desde el punto de vista de los tribunales, explicando la jurisprudencia más reciente y poniendo como ejemplo el caso de la compañía norteamericana Celgard LLC contra Shenzhen Senior Technology Material Co.

En materia de Competencia, Patricia Liñán repasó las limitaciones y obligaciones en la transmisibilidad del secreto y destacó que desvelar secretos empresariales puede constituir un intercambio de información sensible a efectos del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Ley de Defensa de la Competencia.

En España, son varias las empresas que manejan secretos empresariales de tipo comercial, y posiblemente menos las que tengan desarrollos tecnológicos o industriales secretos. Por ejemplo, los bancos típicamente mantienen información confidencial sobre sus clientes, estrategias financieras o planes de inversión. Lo mismo ocurre con empresas que manejan secretos comerciales como son los estudios de mercado. Los secretos empresariales de tipo técnico, son menos difundidos "porque dependen del nivel de desarrollo tecnológico de las empresas". El mundo del secreto empresarial es muy amplio, y existen diferentes opciones que los empresarios deberían conocer mejor para proteger los activos inmateriales.