El Secreto Empresarial en España: Clave para la Competitividad y su Protección Legal

La importancia de la información secreta para el éxito empresarial es innegable. Esta percepción, lejos de ser una simple intuición, ha sido confirmada empíricamente por diversos estudios. Por ejemplo, un estudio de Cohen, Nelson y Walsh (2000) sobre 1478 empresas industriales reveló que los secretos empresariales ocupaban el primer o segundo puesto en importancia para la innovación de productos en 24 de 33 sectores encuestados, siendo, junto con el "lead time", el mecanismo de protección más efectivo para innovaciones de productos y procedimientos.

La Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (2017), en su informe al Census Bureau, indicó que los secretos empresariales son, junto con las marcas, la forma de protección más frecuente a la que acuden las empresas, incluso por encima de las patentes. La protección de los secretos empresariales es un instrumento necesario para incentivar la investigación y creación de información socialmente valiosa, según la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (Considerandos 1 y 2). Además, su amparo reduce costes sociales innecesarios, permitiendo al titular concentrar recursos en investigar y crear información adicional. El régimen jurídico de protección del secreto empresarial también promueve la puesta en circulación y explotación económicamente eficiente de la información, reduciendo la aversión del titular a compartirla y maximizando su utilidad.

Marco Legal de Protección del Secreto Empresarial

En España, sin perjuicio de la respuesta penal, la protección del secreto empresarial se otorga a través de la Ley 1/2019, que opera fundamentalmente en las esferas civil y mercantil. Esta norma, que traspone una directiva europea, ofrece una definición legal de tales secretos y proporciona pautas para delimitar lo lícito de lo ilícito en su obtención, utilización y revelación. No obstante, la regulación que incorpora tiene importantes implicaciones laborales, ya que la tutela que proporciona no puede servir para limitar la movilidad de las personas trabajadoras. En particular, no justifica la imposición en los contratos de trabajo de restricciones no previstas legalmente, ni limitaciones al uso de la experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal curso de la carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos para ser merecedora de amparo conforme a la norma de 2019. Por otra parte, la protección del secreto no podrá afectar a la autonomía colectiva o al derecho a la negociación colectiva.

Definición y Requisitos del Secreto Empresarial

El secreto empresarial, como Aurea Suñol ha puesto de relieve, es “uno de los conceptos más elusivos” y, por ese motivo, más difíciles de concretar. El artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) lo define vagamente a través de una combinación de requisitos que pueden resumirse así:

1. Que el objeto a proteger sea información empresarial.
2. Que esa información tenga carácter secreto, es decir, que no sea generalmente conocida y sea de difícil acceso.
3. Que esa información secreta tenga valor comercial (o competitivo), lo que significa que confiera una ventaja en el mercado a quien la posea.
4. Que su titular haya adoptado medidas razonables para conservar su naturaleza reservada.

Para delimitar la noción de secreto con mayor precisión, es crucial esclarecer el significado de estos cuatro requisitos.

1. Información Relativa a la Empresa

La información debe ser relativa a la esfera de la empresa. Las habilidades y cualidades subjetivas e intrínsecas de un sujeto (como la capacidad para realizar una actividad o la pericia profesional) no merecen estrictamente la condición de información y, en consecuencia, no pueden ser objeto de un secreto empresarial si no pueden formalizarse y resultan intransmisibles. El secreto consiste en el elemento inmaterial (la información), no en el soporte corpóreo que la contiene, por lo que su protección es irrelevante si se recoge o no de forma tangible.

Cualquier información relativa a las esferas de la empresa es susceptible de ser secreto empresarial, ya sea de naturaleza técnico-productiva (fórmulas, procesos de fabricación, diseños, información de optimización, productos, resultados de investigación, etc.) o comercial, organizativa y financiera (operaciones, estrategias de marketing, información de clientes y proveedores, costes de producción, fuentes de financiación, estudios de mercado, métodos de negocio, planes de adquisición).

2. Carácter Secreto de la Información

El segundo requisito es que la información tenga carácter secreto o que no esté en el dominio público. El artículo 39.2 del ADPIC proporciona dos criterios: que la información no sea generalmente conocida y que no sea de fácil acceso para terceros interesados. Este último es más adecuado, ya que la regla del "no generalmente conocido" es indeterminada y se basa en un juicio numérico difícil de sostener. No es que sea desconocida por un número reducido de sujetos, sino que sea ignorada y, por tanto, valiosa para alguno de ellos.

• El régimen del secreto empresarial no exige un único titular; varios empresarios pueden haber creado y mantenido en reserva la misma información.
• La información conocida por la mayoría pero desconocida por algunos tiene valor para su titular frente a ese competidor específico.
• La ventaja puede derivar de que la información sea ignorada por potenciales competidores.

Por tanto, una información será secreta cuando sea de difícil acceso, es decir, cuando el círculo de interesados (actuales o potenciales) no pueda acceder a ella por medios lícitos sin invertir una cantidad significativa de recursos en tiempo, esfuerzo o coste. Por el contrario, una información es fácilmente accesible y carece de carácter secreto si ha sido publicada en un medio de fácil acceso, es común y antigua en el sector, fue facilitada sin restricciones o puede obtenerse mediante el examen de productos puestos en circulación.

3. Valor Competitivo de la Información

La tercera exigencia del ADPIC es que la información tenga "valor comercial". Sin embargo, el carácter secreto es el presupuesto de ese valor competitivo, y este último es una consecuencia del primero. La ventaja que este tipo de información proporciona a su titular proviene exclusivamente del hecho de que sea secreta, y otros sujetos no pueden acceder fácilmente a ella por medios lícitos. Por ello, no es necesario que un tercero evalúe si la información tiene un valor concurrencial objetivo, ni es relevante que la naturaleza secreta de la información sea efímera o que se trate de una idea simple.

El Tribunal Supremo ha concluido que una información controvertida tenía valor competitivo porque abarataba los costes de fabricación y hacía más silencioso el mecanismo. Sin embargo, este valor competitivo debe concurrir en el momento de la presunta violación. Es crucial considerar si la información otorgaba una ventaja competitiva en el momento de su divulgación o explotación ilícita, y no cuando fue desarrollada. Los beneficios que la información pudiera presentar respecto al sistema que utilizaba la propia actora no demuestran, por sí mismos, que le brindara una ventaja competitiva frente a sus competidores.

4. Medidas Razonables de Protección

Para que una información sea un secreto empresarial, su titular debe haber adoptado medidas razonables para conservar su naturaleza reservada. Existen dos esferas de protección del secreto, y las medidas requeridas en cada una son diferentes, al igual que el estándar de razonabilidad exigible.

Primera Esfera de Protección: Frente a Sujetos Internos

Las medidas son razonables cuando el titular limita el acceso a la información a quienes necesitan conocerla (trabajadores, asociados, consejeros, directivos) y les impone el deber de no divulgarla o utilizarla para fines distintos. Además, se les debe advertir sobre la naturaleza reservada de la información y adoptar cautelas adicionales al cesar la relación.

Segunda Esfera de Protección: Frente a Ataques de Terceros

El cumplimiento de este requisito no exige que el titular establezca toda medida posible, ni que estas guarden proporción con el valor de la información, ni que se adopten medidas heroicas o extraordinarias. La función esencial de estas medidas no es impedir que terceros accedan a la información, sino...

Delimitación del "Skill and Knowledge" frente al Secreto Empresarial

El problema que se plantea a menudo es la diferenciación entre un secreto empresarial y el "skill and knowledge" (experiencias y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de la carrera profesional) del trabajador. Si un trabajador pudiera reproducir la información contenida en un prototipo que desarrolló para su antiguo empleador sin recurrir a ningún soporte físico, ¿sería razonable impedirle que la utilizara en su nuevo empleo? O, dadas las circunstancias, ¿debería considerarse parte de su "skill and knowledge"?

La orden de cesación, en caso de concederse, no debería extenderse más allá del tiempo que a cualquier competidor le llevaría reproducir esa información de manera independiente, según el artículo 9.4 LSE, que establece que la duración de la limitación debe ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor haya podido extraer de la violación del secreto empresarial. No es socialmente beneficioso que una empresa impida a un antiguo trabajador utilizar un "secreto empresarial" que él mismo desarrolló, del que la empresa nunca ha obtenido ni obtendrá valor económico, especialmente si el producto ofrecido por el trabajador fuera una alternativa menos costosa para el consumidor.

Es importante recordar que la información negativa (que muestra que un procedimiento no funciona, es inútil o ineficiente) también puede ser muy valiosa para los competidores. No obstante, si una empresa nunca ha utilizado la información en cuestión, no planea hacerlo, y ninguno de sus competidores la ha implementado, la carga de probar que la información aún le otorga una ventaja competitiva recae sobre ella.

Casuística y Jurisprudencia Relevante

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de octubre de 2023, abordó un caso donde la información controvertida se fundamentaba en un sistema de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores. El criterio determinante para afirmar el carácter secreto de una información es la dificultad (en términos de tiempo, coste o esfuerzo) que entraña acceder a ella por medios lícitos para las personas interesadas. La obviedad o la novedad no son requisitos para considerar una información secreta.

Cuando la información alegada como secreta resulta de combinar elementos e informaciones públicamente accesibles, es necesario que la información resultante de esa combinación sea de difícil acceso para las personas del círculo relevante. Si una técnica está descrita en una solicitud de patente y su aplicación es conocida en el mercado para productos similares, el hecho de que una empresa sea la primera o única en utilizarla no implica, por sí solo, que esa información sea secreta.

La patente no siempre describe la mejor forma de implementar una invención, y descubrirlo puede ser costoso. Las especificaciones, detalles de implementación o técnicas pueden ir más allá de lo divulgado en la solicitud de patente. Estas informaciones podrían no ser fácilmente discernibles y requerir una ardua investigación. El esfuerzo que le supuso a una empresa poner en práctica una técnica conocida, aunque es un indicio poderoso, no es determinante para el carácter secreto, ya que otros podrían lograr el mismo resultado con menos esfuerzo. La presunción de que el valor de la información proviene de su carácter secreto es relativa y puede rebatirse si hay indicios de que la información, aunque secreta, no proporciona ninguna ventaja competitiva a su titular.