La Ley de Secretos Empresariales: Protección Clave para la Información de Negocio

El pasado 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (“LSE”), publicada en el «BOE» núm. 45 el 21 de febrero de 2019. Esta nueva ley transpone la Directiva UE 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar legislaciones de los diferentes estados miembros y con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.

La Ley de Secretos Empresariales representa una novedad legislativa importante, abriendo una nueva posibilidad de protección para las empresas al reconocer legalmente parte de su información más valiosa con un estatus equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. El Proyecto de Ley de Secretos Empresariales fue aprobado con el objetivo de reforzar la protección de la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

¿Qué se considera 'secreto empresarial'?

De acuerdo con el artículo 1 de la LSE, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

• Ser secreto: En el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.
• Tener un valor empresarial: Ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
• Haber sido objeto de medidas razonables: Por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

La nueva normativa, en su artículo 1, recoge la definición ampliada del secreto empresarial, establecida en la directiva. A título de ejemplo, entraría en el ámbito de protección de la ley la información detenida sobre clientes, un método de trabajo, o un algoritmo.

El secreto empresarial se configura como un concepto concreto, con una lista cerrada que “deja fuera” información también secreta, pero con otra protección especial (ej. datos de carácter personal).

¿A quién protege la Ley de Secretos Empresariales?

La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

La mayoría de violaciones de secretos empresariales se producen por empleados, ex empleados y colaboradores de las empresas con acceso directo a la información sensible.

¿Afecta a los derechos laborales?

De acuerdo con el artículo 1 de la LSE, la protección de los secretos empresariales no podrá restringir la movilidad de los trabajadores. En particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

La ley remite a la Ley de Patentes en cuanto al tratamiento de las mejoras técnicas no patentables realizadas en el marco de una relación laboral. A veces resulta difícil distinguir entre los conocimientos adquiridos por el empleado a raíz de sus competencias y experiencia y los conocimientos que constituyen un secreto empresarial.

Actuaciones lícitas e ilícitas

El segundo capítulo de la LSE define las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales serán consideradas lícitas y aquellas conductas constitutivas de violación de tales secretos.

¿Qué actuaciones se consideran lícitas?

De acuerdo con el artículo 2 de la LSE, la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

• El descubrimiento o la creación independientes.
• La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial.
• El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes.
• Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.

La LSE enumera aquellos actos en los que la obtención, utilización y revelación de información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita, caracterizados principalmente por la ausencia del ánimo de obtener un provecho o causar un perjuicio.

¿Cuándo se considera ilícita la violación de secretos empresariales?

De acuerdo con el artículo 3 de la LSE, la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

• El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir.
• Mediante cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior. Igualmente, será ilícito explotar el secreto cuando se acceda mediante un acuerdo de confidencialidad.

¿Qué ocurrirá con los productos o servicios que incorporen un secreto profesional?

De acuerdo con el artículo 3 de la LSE, la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

La protección de los secretos empresariales se extiende al que se denomina «mercancías infractoras», definidas como aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilegal. También constituye una violación del secreto empresarial el hecho de producir, comercializar, importar o exportar mercancías infractoras, esto es mercancías “cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.

Transmisibilidad y Titularidad de los Secretos Empresariales

Por otro lado, la LSE regula los Secretos Empresariales como objeto de derecho de propiedad, atribuyendo a su titular un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. La normativa de transposición va más allá de lo dispuesto en la directiva, ya que se regula en ella los aspectos patrimoniales del secreto empresarial. La ley reconoce al titular de un secreto empresarial un derecho subjetivo de carácter patrimonial al establecer en su artículo 4 el carácter transmisible del secreto empresarial.

¿Es transmisible el secreto empresarial?

De acuerdo con los artículos 4 y 6 de la LSE, el secreto empresarial SÍ es transmisible. Además, el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial. Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario y siempre que haya actuado de mala fe, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate.

En la misma línea, tal y como se regula en el artículo 5 de la LSE, el secreto empresarial podrá ser de titularidad de varias personas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6 de la referida normativa, los titulares de un secreto empresarial podrán conceder su uso a través de licencias exclusivas o no exclusivas. El titular de una licencia sobre el secreto no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, salvo pacto en contrario.

Responsabilidad y Acciones en Defensa del Secreto

¿Quién responde de la violación del secreto empresarial?

Quien obtiene, utiliza o revela el secreto empresarial sin consentimiento de su titular, además de aquellos que deberían haber sabido que su origen era ilícito. La LSE establece un sistema de responsabilidad objetiva. No obstante, contra los terceros adquirentes de buena fe no podrán ejercitarse acciones de indemnización de daños y perjuicios. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita.

¿Qué acciones prevé la ley en defensa del secreto y cuál es el plazo para ejercitarlas?

El artículo 9 de la LSE permite al perjudicado el ejercicio de las siguientes acciones:

1. Declarativa de infracción.
2. Cesación o prohibición.
3. Aprehensión de las mercancías infractoras.
4. Remoción.
5. Atribución de las mercancías infractoras en propiedad.
6. Indemnización de daños y perjuicios, con base en el lucro cesante, el enriquecimiento injusto y el daño moral, o bien con base en una licencia hipotética.
7. Publicación de la sentencia.

Como novedad, la sentencia que declare la vulneración del secreto podrá fijar la cuantía de una indemnización coercitiva hasta que se dé efectivo cumplimiento a la sentencia. Se prevén las acciones de declaración de infracción, cesación o prohibición, aprehensión de las mercancías infractoras, remoción, atribución de las mercancías infractoras en propiedad, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio y su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. La LSE pone a disposición del titular del secreto empresarial un catálogo de herramientas.

Prescripción de las acciones

Según el artículo 11 de la LSE, las acciones prescribirán a los 3 años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse y el titular tuvo conocimiento de la violación del secreto. Contra los infractores de un secreto empresarial se podrán ejercitar las acciones que correspondan en el plazo de tres años desde el momento en que el legitimado (titulares y licenciatarios) tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Respecto de la prescripción, el plazo para ejercitar acciones es de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que violó el secreto empresarial (en la Ley de Patentes el plazo es de cinco años desde que las acciones se hubieran podido ejercitar).

Novedades Procesales y Confidencialidad en Juicios

Finalmente, la LSE establece una amplia regulación en materia procesal, a los efectos de ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas eficaces para su protección. Siguiendo lo previsto en la Directiva, la ley establece reglas cuyo fin es preservar el tratamiento confidencial de la información en el marco del proceso (art. 15 LSE).

Otra de las novedades de la LSE es que se faculta a los jueces para que adopten ciertas medidas destinadas a proteger la información confidencial que se aporte en los procedimientos judiciales, por ejemplo: restringir el número de personas con acceso a un documento; restringir los asistentes a las vistas y/o publicar una versión no confidencial de las resoluciones judiciales que se dicten.

Se establecen medidas específicas para proteger la confidencialidad de la información en procesos judiciales, especialmente en lo que se refiere al acceso a las pruebas que se hallen en poder de la parte contraria o terceros, y estableciendo un catálogo de medidas concretas para preservar la confidencialidad y una serie de medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso.

Asimismo, la ley prevé una serie de medidas cautelares que permiten el cese de una conducta que vulnera el secreto empresarial. Su titular podrá pedir por ejemplo el cese o la prohibición de la utilización o revelación del secreto, así como la comercialización de mercancías infractoras. También se podrá solicitar la retención de las mercancías infractoras. Será posible pedir el embargo preventivo de bienes para asegurar el pago de daños y perjuicios.

En los capítulos cuarto y quinto se indica que podrán emprenderse acciones contra cualquier vulneración de secretos comerciales ante la jurisdicción civil, prohibiéndose expresamente que durante el procedimiento se revelen datos relacionados con los mismos, para reforzar su protección. Se hace asimismo hincapié sobre la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a su cálculo y liquidación, alineándolo con lo dispuesto en materia de infracción de patentes.

Remisiones a otras leyes

• Para las diligencias de comprobación de los hechos, habrá que remitirse a lo dispuesto en el Capítulo II Título XII Ley de Patentes.
• Para el acceso a las fuentes de las pruebas, se reenvía a los artículos a), h) y k) de la LEC.
• Para las medidas de aseguramiento de prueba, se reenvía a los artículos 297 de la LEC.

Relación con la Ley de Competencia Desleal

La nueva ley sobre el secreto empresarial no aniquila por completo lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal, dado que la violación del secreto empresarial sigue siendo una conducta de competencia desleal. En la parte final se destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para precisar que, si bien se mantiene la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, ésta se regirá por lo dispuesto en la nueva norma, que actuará como ley especial.

La Ley de Secretos Empresariales persigue un justo equilibrio entre protección de los conocimientos e informaciones claves de una empresa y circulación de la información que propicia las innovaciones en el mercado. Más allá de estar a los parámetros de la Directiva, el legislador español ha tenido cierto margen para desarrollar la ley, centrándose en definir el secreto empresarial y enumerando las conductas lícitas y las medidas procesales para protegerlo.

Los secretos empresariales son uno de los activos inmateriales de más relevancia para las empresas. Es buena noticia el hecho de “paquetizar” en una ley el “secreto empresarial”, ya que, en efecto, constituye un activo esencial para la puesta en valor y competitividad de las empresas europeas. El reto está en la necesaria evolución cultural de nuestras empresas creando protocolos la correcta identificación y gestión de estos activos.