Protección de Secretos Empresariales: Un Análisis de la Ley Española

La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad.

La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo.

Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. A menudo, las empresas se enfocan únicamente en la protección de sus patentes y marcas, pero los secretos empresariales también son cruciales para garantizar el éxito y la sostenibilidad del negocio.

Marco Normativo: De lo Internacional a la Ley Española

Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional para remediar el problema de la apropiación indebida de secretos empresariales tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Este acuerdo contiene unas disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes.

A nivel europeo, la Ley de Secretos Empresariales en España se regula a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, que adapta la normativa española a la Directiva 2016/943/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los secretos empresariales frente a la obtención ilícita, la utilización y la divulgación no autorizada de la información confidencial. Esta ley de 2019 traspuso la Directiva europea de Secretos Comerciales de 2016 y completó la regulación nacional al respecto. Dicha directiva nació para armonizar la legislación de los Estados miembros en la materia, con el fin de asegurar la competitividad de las empresas y entidades de investigación en Europa cuyo trabajo se basa “en el saber hacer y en información empresarial no divulgada”. La entrada en vigor de esta ley en España ha supuesto una garantía de competitividad entre las empresas y organismos de investigación.

El Capítulo I de la Ley 1/2019 se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva (UE) 2016/943. Se ha considerado igualmente conveniente preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido mantener las expresiones de «secretos empresariales» para designar el objeto de protección y de «titular» para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica.

Es importante destacar que la protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva.

¿Qué Califica como Secreto Empresarial?

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, define el concepto de ‘secreto empresarial’ y está orientada a proteger a las empresas ante prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de información confidencial. Se define el objeto de esta norma como aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

El rasgo esencial de un secreto empresarial es, como su propio nombre indica, el carácter secreto de la información que constituye su objeto, pues es el que asegura que ésta confiere a su titular una ventaja competitiva frente a quienes carecen de ella. La ley advierte que debe tener valor comercial “precisamente por ser secreta”.

Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, pueden ser considerados como secretos y son protegidos por el legislador español, siempre que no sean generalmente conocidos, tengan valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y hayan sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. El último requisito es fundamental: la adopción de medidas concretas necesarias para asegurar el secreto empresarial por parte de la empresa. Así, en el caso de tener que reivindicar alguna práctica ilegal en un procedimiento judicial ante los Tribunales, el titular tendrá la carga de la prueba de haber tomado las medidas de protección.

El titular de un secreto empresarial puede ser una persona física o jurídica, siempre que legítimamente tenga el control sobre los datos confidenciales. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. A diferencia de otras modalidades de la propiedad industrial, en el caso del secreto empresarial, el derecho no se adquiere con el registro válidamente efectuado. En este caso, el derecho surge con la creación y mantenimiento de dicha información en secreto.

Es importante advertir que las informaciones triviales no quedan comprendidas en la noción de secreto empresarial, una tradición recogida en el Considerando 14 de la Directiva. Esta exclusión no entraña una exigencia de que la información sea importante o útil, sino que no sea de escasa importancia o irrelevante para el ámbito empresarial.

El secreto empresarial es una figura de gran utilidad para la innovación y la protección de los activos inmateriales dentro de las organizaciones.

Obtención, Utilización y Revelación de Secretos: Lícitos e Ilícitos

La Ley de Secretos Empresariales establece que la obtención de un secreto sin el consentimiento de su titular es ilícita cuando se recurre a prácticas contrarias a la buena fe comercial o a los usos honestos de mercado. El Capítulo II de la ley define, por un lado, las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración a intereses dignos de una mayor tutela y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales.

La norma considera que un secreto de estas características será violado si, además de no contar con el consentimiento de su titular, se obtiene a través de “documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes” a los que se ha accedido ilícitamente, o si se han copiado o ha habido una apropiación indebida. En lo que respecta a su uso y/o difusión, ambas acciones serán ilícitas según la ley si no hay autorización previa para llevarlas a cabo. De igual modo, habrá violación de secretos cuando se produzcan, oferten o comercialicen las ‘mercancías infractoras’. Este concepto, conforme a la ley, hace referencia a productos o servicios que se han diseñado, fabricado y/o comercializado utilizando información que pertenecía al secreto empresarial.

Mecanismos de Defensa y Acciones Judiciales

Cuando se constata la obtención, uso o revelación ilícita de información protegida, el titular dispone de un abanico de acciones civiles diseñadas para detener el daño y restituir su posición competitiva. El Capítulo IV consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios.

Contra los actos de violación de secretos empresariales, se podrá ejercitar las siguientes acciones, de acuerdo con lo establecido por la ley:

• El cese o prohibición de los actos de violación de secretos empresariales.
• La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o importarlas, exportarlas o almacenarlas a tales fines.
• La adopción de las medidas necesarias para garantizar que las mercancías infractoras no entren en los canales comerciales.
• La destrucción total o parcial de las mercancías infractoras o su retirada definitiva de los canales comerciales.
• La recuperación de mercancías infractoras si las hay, incluidas las que ya estén en el mercado.
• La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida.
• La entrega, por parte del infractor, de los documentos o soportes que contienen el secreto.
• La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

El ejercicio de dichas acciones habrá de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. En los supuestos de acciones de defensa, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas podrán sustituirse por el pago de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas causara a la parte demandada un perjuicio desproporcionado.

Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

Titularidad y Licencias

Un secreto empresarial es transmisible, voluntariamente por su titular. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial.

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate.

En cuanto a la legitimación para ejercer las acciones, el titular del secreto empresarial está legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa. El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa, podrá requerir fehacientemente al titular del mismo para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

Aspectos Procesales: Garantizando la Confidencialidad en el Proceso Judicial

El Capítulo V de la Ley 1/2019 regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares.

Las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos:

1. Se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial. La ley especifica una serie de medidas a llevar a cabo con el fin de proteger la confidencialidad de la información empresarial durante el procedimiento judicial.
2. Se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas. Quien desee interponer medidas judiciales para defender su derecho podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda.
3. Se regula la adopción de medidas cautelares. El perjudicado tiene la posibilidad de realizar una petición de medidas cautelares al órgano judicial correspondiente. Entre otras, se pueden ordenar medidas como la retención y el depósito de mercancías infractoras, si las hubiera. A los efectos de determinar la caución, el tribunal habrá de valorar los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas.

Los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas cautelares adoptadas y que hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar la indemnización de los daños y perjuicios.

La ley atribuye a la jurisdicción civil los litigios que puedan surgir al amparo de la misma. Estos procedimientos se resolverán en el juicio que corresponda y la competencia objetiva se encomienda a los Juzgados de lo Mercantil.

Los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas de la buena fe procesal. Como especialidad, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración criterios como la gravedad del perjuicio, la naturaleza de la conducta y la intencionalidad.

Estrategias Proactivas para la Protección de Secretos Empresariales

La Ley 1/2019 tiene como base la necesidad de proteger la información empresarial que no se encuentra en dominio público. Esto incluye secretos industriales, comerciales, financieros, tecnológicos o cualquier tipo de información cuyo conocimiento o divulgación no autorizada pueda causar un perjuicio a la empresa. Para que una información sea considerada un secreto, la empresa debe implementar medidas razonables de seguridad para protegerla. La prevención reforzada no solo pone a la empresa en una posición de fortaleza ante la Ley de Secretos Empresariales, sino que asegura la continuidad y el crecimiento sostenible de su negocio.

Algunas estrategias esenciales incluyen:

• Inventario y mapeo de activos de información: identificar qué datos o conocimientos pueden considerarse “secretos empresariales”, diferenciándolos de otra información confidencial o pública.
• Criterios de clasificación: definir niveles (por ejemplo: público, interno, confidencial, secreto empresarial) según el impacto de su divulgación y su valor estratégico.
• Política de secretos y confidencialidad: redactar un documento interno que describa claramente qué se considera secreto empresarial, los niveles de acceso y los protocolos de manejo.
• Acuerdos de confidencialidad (NDA): incluir cláusulas específicas sobre secretos empresariales en contratos con empleados, proveedores, socios y potenciales inversores.
• Cláusulas en contratos laborales: incorporar disposiciones sobre el deber de secreto tras la relación laboral, con limitaciones temporales y alcance razonable conforme a la normativa laboral vigente.
• Gestión de claves: utilizar soluciones de gestión de claves seguras (HSM o servicios cloud de KMS) con rotación periódica y controles de acceso estrictos.